過客閱讀筆記

台灣人,喜歡讀書,有幾年在中國大陸及東南亞海外中大型、中小型集團公司經理人經驗,目前在台灣一人公司,偶而寫寫一些商業、管理的閱讀心得。

關於境外商標一些事情: 申請篇

商標申請對很多人來說都很陌生,或許先找到一個合適的代理人/事務所,會讓事情變得更為簡單...。


筆者2021年起成為新手跨競電商賣家,創業前服務於中國某上櫃品牌公司財法務部門,該公司有註冊各國商標逾百例,就自己的經驗分享以下愚見:

找到適合自己的商標事務所

事務所專業性會影響後續申請的進度,但費用差異較大,筆者初創業並沒使用前公司的資源,因該公司配合的事務所皆為中國/海外較大型事務所,費用偏高。主要透過台灣智財局網站參考前20大代理人/事務所,再上網搜尋評價,從中找出幾家再一一接觸,找到自己適合的事務所。如果有朋友願意介紹好的商標代理人,那會比自己一家一家徵詢嘗試,省下不少寶貴的時間。

另外,委託事務所辦理,等於也將公司的資料都交給了代理人,因此代理人的信譽十分重要,如跟代理人產生糾紛,代理人或事務所將承擔無限責任,進入訴訟或商業仲裁,通常會以代理人所在地法院/仲裁機構為主,故筆者都是委託台灣代理人代為申請海內外商標。

檢索並確認該國的註冊要件

無論國內外商標申請,先做高品質的檢索,絕對會為你省下許多後續的麻煩。若原本台灣已有使用的註冊商標,建議先就原商標請事務所進行申請國的檢索,索引之後可能會產生不少近似問題,好的商標代理人會給予客戶相關的修改建議,如申請的使用類別、文字(數字)近似可以修改的方向、圖形商標近似處可以修改處。這部分的建議指引,各家皆有不同,有些台灣商標代理可能不會收取諮詢費用,若是海外大型商標事務所,則是charge by hour。如是新商標,建議多準備幾個設計方案,讓商標代理人協助檢索。(PS.檢索費用可能免費或需要一定費用)

每個國家對於商標註冊的要件皆有不同,且審核期間都挺耗時的,除了檢索外,建議先問清楚相關的必要條件,如使用紀錄:商品或服務的圖片,本國的註冊商標證書,或茲以證明商標名稱或圖片來源的相關資料等,在申請前先做好準備。如一切順利,連較難取得的美國商標,最快也大約6-7個月可以拿到證書(如下圖一)。

圖一 筆者申請範例

核實申請確認

代理人開始動作後,建議也要上申請國的商標註冊機關查詢相關資訊,確認是否真的已送審外,申請國的代理人/律師,也可以再去Google該員是否有具備該國的相關執業證照及過往申請案量,藉以核實真實性。各國智財管理部門都有相關完善的資訊,如在美國,則須在確認代理人/律師簽發證書所在的州律師協會,加以確認。另外,送案後可以取得申請序號,就可以TM商標(Pending)申請亞馬遜品牌註冊。

駁回及申訴答辯

一般商標送審(請參考美國商標USPTO流程)後,會先由官方審閱,如有疑義會須請申請人依照疑義回復或補充資料。如審閱無問題後會公告,公告期內如有其他商標所有人提出疑義,則需要針對疑義進行答辯。一切都沒問題了,會在規定時間內發給商標證書,並有一定的使用期間。使用期間內如有其他商標所有人發現你的商標侵權,也可以申請疑義,商標局會給予期限準備回復資料,再請商標代理協助申訴答辯。

答辯所需準備的資料有固定格式,建議委以專業的商標代理人,並且充分與之溝通,將自己的想法說清楚,這樣答辯成功的機率會比較高。

商標保護

取得商標證書後,如發現有他方對你方商標侵權,視侵權程度(經濟損失)而定,若造成極大商譽的損失時,就可以委任律師蒐證提出訴訟,蒐證期間先不動聲色,準備就緒後再出擊。若損失不大,可以花點小錢請律師發函,限該侵權者期限內停止行為。若在亞馬遜除註冊品牌外,取得R標(註冊號)後尚可加入透明計畫(Transparency program),可以加大品牌保護力道。

拿到商標證書後,好的事務所/代理人會幫忙注意是否有近似商標新註冊的問題,以及到期後延期提示,如果是以品牌作為主力的公司,在業務漸漸穩定後,每年固定花費一點維護費用,是必要編列的預算。

跨境電商要申請很多國家商標?

商標是屬地及使用主義,如申請後在一定時間內沒有使用,很有可能被申請國的商標局取消商標或過多未用的類別。是否申請多個國家,應該視經營規模與即將進入市場規劃而定,不過如果規模已不小,建議可以先申請中國商標,後續可以用此條件申請馬德里系統。或已申請美日等國商標後,可直接申請歐盟商標。若使用中國代工廠做為生產基地者,建議還是先申請中國商標,以保護品牌免遭惡意侵權。

另外,初期因需求不多先不申請多國商標,但可先請合作的事務所先協助進行多區域檢索,這樣後續要申請時,可以避免掉許多不必要的麻煩,也請事務所幫忙注意其他區域註冊狀況,以免生意慢慢起來後,被競業惡意搶註。

結語:專業問題交給專業人士

智財商標問題可大可小,對於新創事業來說,或許找送案量有一定數量,有一定市場評價但非知名大牌律師/代理人,付出的代價合理,代理人可以給出對應的專業服務,才是最重要的(可上智財局網站在商標檢索處搜尋代理人,下載該代理人申請中及已成功案例,筆者委託的代理人朱先生有超過八成的成案率)。另外,答辯的成功與否,有時候跟付出的代價可能也不見得成正比,重點是申覆時,代理人是否有足夠的經驗給予適切的協助,加上過程中申請人自己也要努力去做基本的功課,積極與代理人溝通,並配合提供夠多足茲證明的相關材料,或配合做出一些修改,積極配合與努力下,或許連成功機率不高的商標,都有機會取得證書。

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CC BY-NC-ND 2.0

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